El Tribunal Supremo Federal de Alemania (Bundesgerichtshof, BGH) emitió el 11 de septiembre de 2025 una resolución relevante en materia de marcas en el caso I ZB 6/25, relacionado con la marca alemana “Testa Rossa” n.º 30 2013 070 212.
Antecedentes del caso
La solicitante es Ferrari, reconocida fabricante italiana de automóviles deportivos y vehículos de Fórmula 1. Ferrari utilizó la denominación “Testa Rossa” para un automóvil de carreras con motor delantero desde la década de 1950. Entre 1984 y 1996, la empresa produjo más de 7,000 unidades de modelos de serie bajo las denominaciones “Testarossa” (1984-1991), “512 TR” (1991-1994) y “F 512 M” (1994-1996).
El titular de la marca impugnada es miembro de la junta directiva de una empresa activa durante aproximadamente 50 años en el sector de juguetes y automóviles a escala. Durante décadas han existido disputas legales entre este titular y diversos fabricantes de automóviles, particularmente relacionadas con demandas de licencias por la reproducción de marcas de fabricantes en juguetes y modelos a escala.
Ferrari posee la marca internacional IR n.º 910 752 “TESTAROSSA” con prioridad del 17 de octubre de 2006, protegida en la Unión Europea para productos de las clases 12 y 28. Además, es titular de dos marcas denominativo-figurativas “TESTAROSSA”: la marca alemana n.º 1158448 (prioridad 22 de julio de 1986) y la marca internacional IR n.º 515 107 (prioridad 22 de julio de 1987).
El 27 de diciembre de 2013, el titular registró la marca verbal alemana “Testa Rossa” n.º 30 2013 070 212, que ampara productos en las clases 7, 8, 12, 18, 21 y 28, incluyendo herramientas eléctricas, utensilios manuales, bicicletas y sus componentes, bolsas, artículos para el hogar y juguetes (incluyendo vehículos modelo).
Procedimiento judicial
Ferrari presentó inicialmente oposición el 1 de julio de 2015 y posteriormente, el 28 de febrero de 2017, solicitó la nulidad de la marca por considerarla registrada de mala fe. La Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) rechazó la solicitud de nulidad el 23 de abril de 2021. El Tribunal Federal de Patentes (Bundespatentgericht) confirmó esta decisión el 15 de enero de 2025.
Principios jurídicos establecidos
El BGH estableció los siguientes principios aplicables al registro de mala fe conforme al artículo 8, apartado 2, número 14 de la Ley de Marcas alemana (MarkenG):
1. Requisito de intención de perjuicio
Para considerar que una solicitud de marca es de mala fe se requiere la existencia de una intención de perjudicar o obstaculizar intereses de terceros por parte del solicitante. No es necesaria la existencia de un tercero concreto identificado.
2. Carga de la prueba
La parte que en un procedimiento de nulidad ataca el registro de una marca alegando mala fe tiene la carga de probar o acreditar la existencia de indicios coherentes y concordantes que justifiquen la constatación del impedimento absoluto invocado.
Cuando las circunstancias alegadas sean aptas para refutar la presunción de buena fe del titular de la marca en el momento del registro, corresponde al titular presentar alegaciones sobre sus intenciones al solicitar la marca, especialmente explicaciones plausibles sobre los objetivos y la lógica económica del registro.
3. Relación con impedimentos relativos
La existencia de un impedimento relativo de protección no es suficiente por sí sola para presumir mala fe en el registro. Sin embargo, los aspectos que podrían contribuir a determinar un impedimento relativo pueden ser relevantes para establecer la mala fe del solicitante.
El registro de un signo muy similar o idéntico a una marca notoria puede, en el marco de la ponderación global de las circunstancias del caso, indicar que el registro fue realizado de mala fe, cuando concurran circunstancias adicionales que lo sugieran.
Análisis del Tribunal
El BGH confirmó que el Tribunal Federal de Patentes aplicó correctamente los criterios jurídicos al rechazar la alegación de mala fe. El tribunal consideró que no se cumplían los requisitos acumulativos para determinar el registro de una “marca especulativa” de mala fe:
- Aunque existía una multiplicidad de marcas registradas para productos diversos, esto por sí solo no demuestra intención de obstaculización
- No se pudo negar al titular un propósito general de uso, considerando su modelo de negocio de licenciamiento
- Faltaban indicios concretos de que el registro tuviera la intención inequívoca de obstaculizar de manera abusiva a terceros en el uso de marcas idénticas o similares
El tribunal rechazó la aplicación analógica del caso “Simca Europe/HABM – PSA Peugeot Citroën” del Tribunal General de la Unión Europea, señalando diferencias sustanciales: en el caso Simca existía una marca anterior no utilizada susceptible de caducidad con notoriedad residual, mientras que Ferrari mantiene uso efectivo de sus marcas Testarossa para automóviles y sus componentes.
Doctrina sobre elemento subjetivo
El BGH reafirmó que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el concepto de “mala fe” requiere un elemento subjetivo: la intención del solicitante en el momento del registro. Esta intención debe determinarse mediante circunstancias objetivas del caso.
Una solicitud es de mala fe cuando, a partir de indicios coherentes y concordantes, se demuestre que el titular no presentó el registro con el objetivo de participar lealmente en la competencia, sino con la intención de perjudicar intereses de terceros de manera contraria a las prácticas comerciales honestas, o con la intención de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de las funciones propias de la marca (principalmente la función de indicación de origen).
Valoración del modelo de licenciamiento
El tribunal consideró que el uso previsto de la marca mediante licenciamiento no constituye un uso contrario a sus funciones. La marca, incluso cuando se licencia, se utiliza conforme a su función principal de indicación de origen. La ausencia de planes concretos en el momento del registro se corresponde con el sistema del período de gracia de cinco años para iniciar el uso efectivo de la marca.
